清远市清新区市场监督管理局关于知识产权海外风险防控的建议

　　为帮助企业增强知识产权涉外风险防控意识、掌握防控策略，清远市清新区市场监督管理局围绕知识产权海外风险防控提出如下建议：

　　一、事前应对措施

　　（一）商标侵权风险。注册商标的专用权有地域性限制，在国内注册的商标只在中国境内有效。出口注册商标的商品，需在出口目的国查询在出口商品上使用的商标在出口目的国是否已被注册，以避免商标侵权风险。必要时应通过马德里体系申请领土延伸，或向出口目的国提出商标注册申请。

　　（二）专利侵权风险。专利权也是有地域限制的。出口商品前应在出口目的国进行专利检索，检索出口商品是否属于出口目的国授权的专利产品或依照该国授权的专利方法直接获得的产品。必要时应按照PCT提出专利国际申请，或向出口目的国提出专利申请。

　　二、事中应对措施

　　（一）应对海外专利诉讼

　　1.积极应诉。可以进行不侵犯专利权抗辩、专利不可实施抗辩以及专利无效抗辩。

　　2.寻求和解。可以选择适当时机通过签订和解协议解决争议。

　　（二）应对海外展会纠纷

　　1.遭遇警告应对。参展企业收到警告信后，应核实警告信的发出人是否为权利人或其代理人，并判断自身产品是否构成侵权，如果认为不构成侵权，可拒绝签署警告信，同时可以提出反警告，并向当地法院或海关书面申请保护。

　　2.遭遇执法应对。遭遇相关执法人员根据临时禁令扣押或没收展品时，应沉着冷静，积极配合执法人员的工作，并积极寻找一切维权途径，尽力降低企业损失。依照当地法律向相关部门提出异议、申诉、上诉等，并提交证明未侵权的相关证据。

　　（三）应对贸易调查(“337调查”)

　　1.综合考虑并尽早决定是否应诉。在决定应诉前企业主要考量美国市场对企业的重要程度，分析是否存在侵权的可能性，同时考虑诉讼费用的承受能力和应诉能力，衡量不应诉的后果。

　　2.合理构建高效的应诉团队。“337调查”节奏快、工作量大，需要高素质的团队迅速应对。应聘请既了解“337调查”程序又熟悉中美知识产权差异的专业律师代理企业参与案件应诉工作。

　　3.“337调查”大多数与专利有关，被申请人一般可从不侵犯专利权、专利无效、专利不可实施等三个方面提出抗辩，同时也可以通过规避设计和反诉原告等措施尽力争取有利结果。

　　（四）应对海关扣押

　　1.核对扣押产品，对不当扣押提出异议。

　　2.在民事诉讼中进行抗辩。依照民事诉讼程序，企业可以以产品不侵权、权利人知识产权无效、扣押不符合法律规定等理由进行抗辩。

　　3.与权利人进行和解。企业可以尝试与权利人进行沟通，达成和解。

　　在应对海外知识产权纠纷过程中，企业应特别注意以下几个方面:一是加强海外知识产权布局;二是提前储备海外知识产权服务机构;三是加强案件主导权控制;四是控制诉讼成本;五是做好展会纠纷应对预案。

清远市清新区市场监督管理局

2024年10月15日